【案件简介】
邯郸市百味园食品有限公司(以下简称百味园公司)侵害好丽友食品有限公司(以下简称好丽友公司)商标权一案,涉及的商品是一种以土豆为原料的薯条和薯片膨化食品,该商品带有“哇!土豆”和“WA!TUDOU”及“一种抱着薯条的卡通人物”标识,好丽友公司主张该商品的销售行为侵害了包括:“YA!TuDoU”、“呀!土豆”及第11622944号“图形”商标的商标专用权。一、二审法院均认定百味园公司侵害好丽友公司以上商标专用权,但在侵权判赔数额上却呈现了两种截然不同的态度与认定标准。为何会产生这种差异,代理人在处理类似案件时如何通过举证质证影响法官的裁判思维,是一个很重要的现实问题。本人借此案例试作简要分析。
【一审与二审判赔数额】
好丽友公司主张赔偿经济损失100万元。一审法院判决赔偿22675元,包括为制止侵权行为所支付的合理开支12675元,实际侵权赔偿仅10000元。二审法院判决赔偿50万元(含合理维权费用)。
一、二审判定的赔偿数额相差甚远,原因在哪里呢?
【赔偿数额的举证】
好丽友食品有限公司就赔偿数额提交的证据:1、一份公证书,公证内容为百味园公司网页宣传内容。百味园公司在其网站上宣传“公司于2012年筹资兴建,占地面积26660平方米,拥有全自动生产流水线,一期总投资6500万元,年生产休闲食品50万件,生产值5000余万元。”2、2013年百味园公司因侵犯好丽友公司注册商标专用权被罚款37840元,3、2014年10月百味公司因在膨化食品上使用“哇!土豆”与“WA!TUDOU”涉嫌侵犯好丽友公司注册商标专用权及不正当竞争,被磁县工商行政管理局处以187060元罚款的证据。4、2015年11月4日,好丽友公司委托代理人在石家庄购买一箱“哇!土豆”食品,包装箱外标有“河北.邯郸市百味园食品有限公司”等字样。证明百味园公司仍在销售被诉侵权商品,其销售范围已拓展至石家庄市;5、百味园公司在同一款产品上同时使用好丽友公司三个注册商标,在明知的情况下持续侵权,主观故意极其明显,性质极其恶劣。
一审法院认为:由于好丽友公司未能提交其实际损失、对方实际获利或其注册商标许可使用费的相关证据,参考百味园公司成立时间不长,侵权产品的生产销售品种数量较少等情节,依据《中华人民共和国商标法》第六十三条的规定,酌情判决给予人民币10000元赔偿较妥。
二审法院认为,根据百味园公司工商登记材料,其注册资金为500万元,因侵害涉案商标权及不正当竞争两次被磁县工商管理局处罚,侵权行为性质较为恶劣,属于重复侵权。法院考虑涉案商标的数量、知名度、维权支出成本、侵权行为的持续时间、性质、规模等因素,确定百味园公司赔偿好丽友公司50万元较为妥当,一审判决赔偿10000元损失及12675元维权费用明显过低,应予纠正。
【案例评析】
《商标法》第六十三条第一款规定: 侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。《专利法》第六十五条第一款规定:侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理支出费用。可以看出,商标、专利等知识产权案件侵权赔偿数额的确定是有先后顺序的,即:首先以侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标或专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额只有在以上三种方法仍无法确定时,才采用商标侵权三百万元以下、专利侵权一万元以上一百万元以下的酌定赔偿方案。本案中好丽友公司没有提供权利人损失、侵权人获利及许可使用等方面的证据,法院只能酌定判决赔偿。二审推翻一审对酌定赔偿数额的认定,考虑涉案商标的数量、知名度、维权支出成本、侵权行为的持续时间、性质、规模等因素,判赔50万元较为妥当。在二审没有增加新证据的基础上却取得了逆转性的结果,这得益于好丽友公司的成功举证,虽然好丽友公司的实际损失及侵权单位的获得利益均难以举证证明,但也不代表原告在赔偿数额的举证上无所作为。法官的自由裁量权也要有一定证据的支撑。本案中,好丽友公司向法院提交的证据,包括被告网页的宣传内容,因侵害商标权及不正当竞争两次被磁县工商管理局处罚,以及处罚后仍然继续实施侵权行为,性质较为恶劣,以上证据均成为影响二审法官改变的主要依据。综上,在知识产权侵权诉讼中,即使想最终依赖法官的自由裁量,仍然要积极举证,给法官提供一个自由裁量的依据。
【结语】
现实知识产权侵权案件中,无论是侵害商标权还是侵害专利权,作为原告方若想举证证明被侵权所受到的实际损失或侵权人因侵权所获得的利益确定都是非常困难的。即使能够通过保全侵权人的账册和销售资料,仍然要通过司法审计确定侵权产品的销售数量或侵权所得,但真正具备这种证据条件的案件并不多见。同时,证据保全也会给原告带来许多风险,在是否构成侵权无法确定的情况下进行以上扰乱被告人正常生产或销售的行为,都是伴随着高风险、高经济投入的。但依据商标或专利许可使用费计算赔偿数额却简单的多,只要企业在商标或专利许可时制定规范的许可合同,就可以为法官提供一个重要的判赔依据。所以商标权人和专利权人在维权道路上,不防在许可事宜上进行尝试。除此以外,象本案权利人的举证一样,充分提交可以证明侵权人规模、侵权数量、时间、恶意等方面的证据,是知识产权侵权案件代理人必须掌握的一个基本功。
【作者简介】
牛爱芹,山东大学法学学士、山东科技大学工科学士,山东德衡(枣庄)律师事务所律师、知识产权法律事务团队负责人,具有专利代理人资格,专业知识产权双证律师。
从业以来专注于专利及商标侵权案件的代理及专利的撰写、申请、维权,担任多家企业知识产权顾问,在企业专利挖掘及申请、专利战略制定、专利运营和管理等方面有深入研究,实务操作经验丰富。
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