试论不同期间专利先用权的行为特征
冯克法
摘要 《专利法》第69条 有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:
(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的。
该项规定被称为“先用权”原则。先用权不是一种独立存在的权利,仅是对专利权效力的一种限制,是一种对抗专利侵权指控的抗辩权[1]。
本文试图从先用权在不同期间的行为特征入手,探讨当事人如何利用先用权的规定,较大限度地维护自身权益。
关键词 专利期间 先用权 行为特征
专利权作为一项重要的知识产权,已经越来越受到关注和重视。经过三次修改的《专利法》,已从更高层次和更大范围上加强了对专利权利的保护。但任何权利都是一柄双刃剑,保护一方利益的同时,就可能会损害相对方的利益。为了求得专利权人利益和社会公众利益的平衡,专利法在规定专利权的同时,也对专利权效力进行了适当限制,规定了一些不视为侵犯专利权的情形。其中,先用权就是一个抗辩专利侵权指控的重要原则。
一、专利法规定的四个期间
先用权是被控侵权人针对专利权人在专利权生效后指控自己制造相同产品或使用相同方法(下称“先用技术”)的行为侵犯了其专利权时所行使的一种抗辩权,先用权人实施“先用技术”的行为从专利申请日前一直持续至专利权生效日后,因此时间上跨越专利法规定的全部四个期间。这四个期间就是:申请日之前的期间和申请日至公布日的期间,专利技术不受法律保护;公布日至专利权生效日的期间,为专利权临时保护期间;专利权生效日至专利权终止日的期间,为专利权全面保护期间。
二、申请日前先用权的行为特征
1、合法获得的“先用技术”,获得者可在申请日前予以实施,法律不赋予专利权人在此期间阻止他人实施该技术的权利。
合法获得的“先用技术”,依其来源,可分为自行独立研究所得、从专利权人处合法获得、从公开领域获得三种。
自行独立研究获得了与他人后来申请专利相同的技术,研究人虽然没有申请专利,但可以在他人申请专利前实施自己的研究成果。当然如果研究人将其研究所得技术予以公开,就会成为现有技术,他人不能再就相同的技术申请专利。
从专利权人处合法获得,包括与专利权人协议获得和善意获得,当事人也可以予以实施。
从公开领域获得,主要是指《专利法》第24条规定的情形,当事人在新颖性宽限期内所直接或间接获得的技术,在申请日前,可以实施。
我国专利制度,实行先申请原则,对申请日前的专利技术不予保护。以前三种方式取得的“先用技术”,都是合法的,当事人只要合理实施,就不会对他人后来申请的专利构成侵权。
2、实施非法获得的“先用技术”,不能以先用权抗辩。
最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(下称《解释》)第15条第1款规定:被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持。
申请日前,他人非法获得了“先用技术”并予以实施的,不能以先用权抗辩其以后的被控侵权行为。
何为非法获得?《解释》并没有规定。北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第96条第2款第3项规定,非法获得指在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取。笔者认为并不全面,非法获得,从手段上讲,应该是指专利申请日前抄袭、窃取、骗取、抢夺或者以其他不正当手段获得,既包括列举的四种行为,也包括不按与专利权人约定用途使用等其他不正当手段;从来源上讲,应该既包括非法从专利权人处获得,也包括非法从其他合法拥有该“先用技术”的人处获得。
三、专利申请日至公布日期间先用权的行为特征
实施于专利申请日至公布日期间的行为,是否也能够以先用权来抗辩侵权,以及此期间的先用权行为特征,《专利法》与相关解释的规定大不相同,应当引起格外注意。
1、《专利法》规定了在申请日后实施“先用技术”的行为,不能以先用权抗辩,而且先用权的适用,以“先用技术”在原有范围内的持续实施为条件。
该项规定有两个条件:一是先用权人在专利权人申请日前已经实施“先用技术”或者已经作好实施的必要准备,二是先用权人在专利生效日后仅在原有范围内继续制造、使用,二者缺一不可。
对“原有范围”的不同理解,关联着先用权的能否成立,有必要在此对这一问题深入探讨。
(1)“原有范围”的时间界定
有著作指出,原有范围内继续制造、使用的行为是指专利申请公布之后或者授予专利权之后继续制造、使用的行为[1],笔者难以苟同。这是因为,第一,发生于申请日前终止于公布日后的实施“先用技术”的行为,不存在侵犯专利权的问题,因此无先用权之说;第二,根据《专利法》规定,即使申请公布日后开始实施“先用技术”的行为,只要不在专利权生效后继续实施,也不视为侵犯专利权行为,专利权人只能就此行为主张适当的使用费,而不能提起侵权诉讼,所以也不存在先用权的问题。因此,界定是否原有范围的时间点,应该是专利权生效之日,而不是申请公布之日。即在专利权生效日后,才存在审查实施行为是不是在原有范围内的问题。如果把是否在原有范围内的时间点提前至专利申请公布之日,显然和专利法的相关规定相冲突。
(2)“原有范围”的内容界定
正确理解《专利法》第69条规定的“制造”、“使用”的含义,是界定“原有范围”内容的前提。
《专利法》第69条第2项规定的“制造”与第11条规定的“制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品”中的“制造”虽是一词,但显然并非同一含义,这可以从《解释》第15条第4款的规定得到启示。该款没有沿用《专利法》的规定,而是将“制造”、“使用”统一规定为“实施”,而“实施”一词,在专利法第11条里明确规定为“制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品”。因此,《专利法》第69条规定的“制造相同产品”,应理解为“制造、使用、许诺销售、销售”与专利产品相同的产品。
如果单纯按照《专利法》用语的字面意义解释,允许“制造”行为先用权抗辩而不允许“使用”、“销售”等行为先用权抗辩,也明显不符合情理,违反公平公正原则,也不符合立法精神。而进口行为不存在先用权问题,所以此处的实施不含“进口”之意。
同样,该处规定的“使用相同方法”也应理解为“使用”与专利方法相同的方法以及“使用、许诺销售、销售”依照该相当方法直接获得的产品。
第一,专利权生效后,先用权人实施“先用技术”的方式不能改变。
理解了“制造”、“使用”的正确含义,才能准确界定实施方式的异同。如原为制造相同产品的,不得在专利权授予后扩大或改变实施方式,进行许诺销售、销售或使用行为;原来实施的技术仅与专利权独立权利要求的必要技术特征相同的,不得在专利权授予后实施与从属权利要求中的附加技术特征相同的技术。
第二,专利权生效后,实施规模不能扩大。这一问题《解释》已经明确,“原有范围”包括申请日前已有的规模、已有的生产设备可达到的规模和已有的生产准备可达到的规模。
这会产生一个问题:根据上面的分析,专利权生效后扩大实施规模或改变实施方式的,专利权人可以提起侵权诉讼,要求被控侵权人承担侵权责任,这是没有疑问的。但是如果被控侵权人在申请日前实施了“先用技术”,在申请日后或者公布日后而不是在专利权生效日后扩大规模或改变实施方式的,是否还可主张先用权?这有两种情况:其一,被控侵权人虽然扩大了实施规模或改变了实施方式,但在专利权生效日前停止了实施“先用技术”的行为,专利权人对此没有诉权,所以也谈不上先用权抗辩;其二,被控侵权人在申请日后或公布日后扩大了实施规模或改变了实施方式,专利权生效后继续实施这一行为的,因为同申请日前的实施行为相比,扩大规模和改变方式的行为,并未扩大“先用技术”的技术特征所确定的范围,实施“先用技术”的范围没有扩大,所以这种实施行为符合先用权要求,应可视为不侵犯专利权。专利权人虽可以提起侵权之诉,但被控侵权人仍得以先用权抗辩。
笔者认为,在专利权生效前,扩大实施规模和改变实施方式,并不妨碍先用权适用。专利法第69条规定的“原有范围”,从实施规模和方式上讲,应当是“专利权生效日”前的范围,而不是“申请日”或“公布日”前的范围。
2、《解释》提高了先用权在此期间的适用条件,加强了对专利权的保护。
《解释》第15条第4款规定,将对“原有范围”的审查扩大到对先用权实施主体的审查,规定实施主体定于原实施人,申请日后不能将“先用技术”转让或许可他人实施(“先用技术”与原有企业一并转让或者承继的除外)。
从专利法的保护范围以专利权利要求的技术特征所确定的范围为准的角度考虑,实施主体的扩大或变更,同样不会引起“先用技术”的技术特征所确定范围的变化,所以,对其禁止的时间点,也应该是“专利权授予日”。
但《解释》对先用权主体作出了更为严格的规定,禁止“先用技术”实施人在申请日后转让或许可“先用技术”。自然,受让人或被许可人以专利申请日后合法获得该“先用技术”抗辩侵权指控,也不会得到法院支持。
需要注意的是,专利权生效后,先用权人未在原有范围内(实施规模和方式)继续实施的,构成对专利权的侵犯,但原有范围内的实施行为,仍可主张先用权,在承担侵权责任时,应该将构成先用权的部分扣除。
专利申请日后,将合法获得的“先用技术”转让或许可他人实施的,因转让或许可实施而获得的“先用技术”不能以先用权抗辩,但许可方自己实施的符合先用权规定的行为,仍可主张先用权。
3、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》(下称“解答”)对先用权的规定
“解答”规定,在发明专利申请日至公布日期间,专利法对提出专利申请的技术未规定给予保护。在此期间,他人将独立研制出的与申请专利的技术相同的发明付诸实施或者转让的,不承担侵权责任;但是,专利申请公布以后,继续使用该项技术的,依据专利法规定,则应支付适当的费用。
上述规定,一是明确了发明专利申请日至公布日期间,专利法对提出专利申请的技术未规定给予保护;二是将自己独立研制出的“先用技术”与其他来源的“先用技术”相区别,规定此期间自己独立研制出的“先用技术”可以付诸实施或转让;三是在专利申请公布后,使用自己独立研制出的“先用技术”的先用权人或受让人继续使用该技术的,应向专利权人支付适当的费用。
对比《专利法》、《解释》与“解答”的规定,可以发现:
第一,现行规定将先用权的实施时间严格限定在申请日前,申请日后实施的“先用技术”,都不能进行先用权抗辩,无论实施人是自行独立研制出的还是通过其他途径获得的。但“解答”规定自己独立研制出的“先用技术”可以在申请日后公布日前付诸实施,与现行规定不一致。
《专利法》虽然规定申请日后实施“先用技术”的行为不能以先用权抗辩,但也未对专利技术提供任何保护措施,对该期间实施专利技术的行为,专利法并无限制。但如果公布日后仍予实施的,则应在专利权生效后,向专利权人支付适当的费用;如果专利权生效后仍予实施的,则其在权利生效后的实施行为构成对专利权的侵犯,应承担侵权责任。
第二,现行规定先用权主体的扩大(许可他人实施)或变更(转让)只能在申请日前发生,申请日后许可或转让的,不属于在“原有范围”内继续实施,不能以先用权抗辩,而不论该“先用技术”的来源如何。但“解答”规定自己独立研制出的与专利技术相同的发明可以在申请日后公布日前转让。显然这一规定也与现行规定不一致。
第三,现行规定先用权人无需向专利权人支付费用,无论是专利申请公布后还是专利权生效后,“解答”规定专利申请公布后,继续使用该项技术应当支付适当费用,也与现行规定不一致。
在《解释》施用后,“解答”中与现行规定不一致的已经作废。但在处理《解释》施用前的侵权纠纷时,该规定仍然有效,应该灵活掌握适用。
四、专利权临时保护期间的先用权特征
专利申请公布后的先用权特征,现行规定比较明确,不再详细论述,但有几点需要注意:
1、该期间内实施专利技术的行为,不能以先用权抗辩专利生效后的侵权指控,虽然并不是侵权行为,但应向专利权人支付适当的费用;
2、该期间先用权人不能将“先用技术”转让或许可他人,上已论述;
3、该期间先用权实施规模和实施方式可以变化,上已论述;
4、该期间实施“先用技术”的行为需持续存在,否则将不能以先用权抗辩。
五、专利权全面保护期间的先用权特征
专利权生效后,专利权人享有的专利权利,开始受到法律的全面保护,针对其认为的他人侵犯其专利权的行为,可以提起诉讼或请求专利管理部门处理。他人针对专利权人的侵权指控,此时可提出先用权抗辩。
被控侵权人主张先用权抗辩的行为,应当符合下列条件:
1、该行为实施于申请日前,且实施的“先用技术”是合法获得;
2、专利申请日后,该行为实施的“先用技术”未曾转让或许可他人;
3、专利生效日后,该实施行为未扩大原有实施规模或者未改变原有实施方式;
4、该实施行为从申请日前至专利权生效日后,一直持续,未有间断或终止情形。
因此,先用权抗辩提出于专利权生效后被指控侵权时,但能否成立,则要反向审查从专利申请日前至专利权生效日后的四个期间内的整个“先用技术”实施行为,不符合任一期间先用权行为特征的,都不能以先用权抗辩。所以,先用权的行使,仅以该“先用技术”的所有技术特征全部落入专利权保护范围构成相同技术或等同技术、而且不能进行现有技术抗辩时为必要,具体案件处理时应特别注意。
参考文献:
尹新天:《专利权的保护》(第2版)。