我国未注册驰名商标保护的合理性分析
冯克法
山东德衡(枣庄)律师事务所
摘要:未注册驰名商标的保护较早由《巴黎公约》规定,并在TRIPS协议中得到继承和发展。我国对未注册驰名商标的认定和保护符合《巴黎公约》和TRIPS协议的要求,但弱于对普通注册商标的保护。本文在分析了我国未注册驰名商标的认定主体、原则、标准、驰名效力及保护原则后,认为我国对未注册驰名商标的保护是合理的,并提出了对相关条文及司法解释的修改意见及实务中应注意的问题。
关键词:未注册驰名商标;使用;认定;保护;评价
中图分类号:DF523.3 文献标识码:A
未注册驰名商标和注册驰名商标是驰名商标家族的两个成员,区别仅在于是不是注册商标。驰名商标由Well-known Trademark翻译而来,在我国被定义为“在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”,词义本身无注册与未注册之分。李德顺先生认为,驰名商标制度的建立缘于客观上存在的商标权使用取得和注册取得制度的不同,它是一些商标权使用取得的国家为了其未注册商标能在注册制国家受到保护,而倡议建立的一种为了保护其未注册商标的特别制度。 [1]驰名商标制度将商标划分为驰名商标和普通商标两个集团,对普通注册商标,赋予商标专用权,给予“禁止混淆”保护;对普通未注册商标,则不予保护。而对驰名商标,则设置了特别保护,对驰名的注册商标,法律给予其跨类保护;而对驰名的未注册商标,法律承认其商标权,给予“禁止混淆”保护。
一、《巴黎公约》和TRIPS协议对未注册驰名商标的保护
1911年法国在《保护工业产权巴黎公约》(下称《巴黎公约》)华盛顿大会上提出,在原属国已经注册的商标只要在其他成员国首先使用,即使后来有人注册了这一商标,该驰名商标原使用人也有权继续使用,提出了未注册驰名商标的国际保护,但当时没有通过。1925年《巴黎公约》海牙大会上,荷兰和保护工业产权联合国际局再次提出保护未注册驰名商标的建议,被写入公约第6条第2款。1958年《巴黎公约》里斯本大会上,又进一步增加了未注册驰名商标所有人的禁止使用权,并将诉讼时效由三年改为五年。1967年的斯德哥尔摩外交大会,对里斯本文本第6条第2款未作任何修改,即现在通用的《巴黎公约》第6条第2款:“本联盟各国承诺,如本国法律允许,应依职权,或依利害关系人的请求,对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经驰名,属于有权享受本公约利益的人所有、并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译,易于产生混淆的商标,拒绝或撤销注册,并禁止使用。这些规定,在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制,易于产生混淆时,也应适用。”未注册驰名商标分为两种,一是未在被请求保护国注册但已在该国使用的驰名商标,二是既未在被请求保护国注册亦未在该国使用,但由于种种原因已在该国存在的驰名商标。对保护一种情形的未注册驰名商标,各国多持肯定态度;[2]但多数国家反对将第二种情形的商标作为驰名商标予以保护。是否对第二种情形的商标作为本国驰名商标予以保护,《巴黎公约》赋予各被请求保护国自由决定的权利。[3]
但《世界贸易组织协定中与贸易有关的知识产权协定》(下称TRIPS协议)的第16条第2款却在两个方面提高了《巴黎公约》的保护标准。第一,将《巴黎公约》对商品商标的保护及于服务商标;第二,规定了宣传所产生的知名度亦可作为认定驰名商标的充分条件。TRIPS协议是至今较高水平保护未注册驰名商标的法律文件,而这一较高保护水平却成为各成员保护未注册驰名商标的较低标准。该制度的确立,对使用取得商标权的国家不会产生多大影响,但对我国及其他注册取得商标权的国家来说,却动摇了保护范围和商标权取得等商标法的基本理论,影响十分深远。
二、我国对未注册驰名商标的保护
1963年4月10日出台的我国商标管理法规《商标管理条例》,规定商标强制注册,不存在未注册商标问题。1983年3月1日实施的《商标法》采用国际惯例,规定了商标自愿注册制度,使用人在不违反《商标法》禁用规定的情况下,可以使用未注册商标,但法律不提供任何保护,既不能产生实体上的权利,也不能产生与已注册商标相对抗的效力,[4]所以理论上不存在未注册驰名商标产生的基础。2001年我国为加入WTO,修改了《商标法》,规定了对未注册驰名商标的保护,未注册驰名商标从此成为我国法学界的一个新命题。
(一)对未注册驰名商标的准确认定是保护未注册驰名商标的前提。
准确认定未注册驰名商标,首先要明确驰名商标的认定主体。商标知名度的高低,反映着该商标所蕴含的经营者信息的多少,是一个事实问题而不是法律问题。但这一事实问题由谁认定才具有对他人的约束力,却是一个法律问题。笔者认为,分析驰名商标的认定主体,不能不考虑国内商标和国外商标的不同。对于国内商标,世界上绝大多数国家规定驰名商标通过司法程序在具体商标权属纠纷或侵权纠纷中认定,这也符合TRIPS协议对知识产权确认行为全面司法审查的规定。但中国对驰名商标的认定相对较乱,经历了一个从无到有,从不规范到逐步规范,从行政认定单轨制到行政认定、司法认定双轨制的发展历程。1990年12月法制日报、电视台和中国消费者报三家新闻单位曾主办过“首届中国驰名商标(部分商品)消费者评选活动”,说明我国曾存在过消费者评选的认定方式。[5]1996年《驰名商标认定和管理暂行条例》实施后,确立了驰名商标认定“主动认定为主,被动保护为辅”的原则,国家商标局成为认定驰名商标的机关。[6]2001年《商标法》修改后,我国进入了主管机关与司法机关双轨认定的阶段,司法机关不仅可以对行政主管机关的驳回决定、裁定以及撤销决定进行审查,也可以在民事纠纷中直接认定争议商标是否驰名,确立了“被动认定、个案保护”原则。我国驰名商标的司法认定在初始阶段随意性较强,目前的做法较为谨慎合理。首先,规定仅在三种情况下可认定商标是否驰名:(1)以违反商标法第13条的规定为由提起的侵犯商标权诉讼;(2)以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼;(3)原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼,被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的①。其次,将认定商标驰名案件的管辖权集中到省、自治区人民政府所在地的市、计划单列市中级人民法院,以及直辖市辖区内的中级人民法院管辖,其他中级人民法院管辖此类民事纠纷案件,需报经最高人民法院批准;未经批准的中级人民法院不再受理此类案件。再次,人民法院对以认定商标驰名为诉讼请求的不再受理。人民法院对商标驰名的事实只在认定事实中写明,不再写入判决主文。司法机关从严认定驰名商标,是我国维护商标权人合法权益、维护公平竞争市场环境的必然要求。对于国外商标,严格掌握商标的地域性原则,由被请求国适用内国法认定是否驰名是国际通行的做法,司法实践中并无争议,但理论界出现了不同的声音。美国有学者主张商标的“国际地域性”,即不以国界为标志而是以商标影响的范围来确定有关商标的“地域性”同[2],认为商标所属国认定的驰名商标,在他国具有驰名效力,将驰名商标的认定权赋予商标所属国。我国也出现了未注册驰名商标的确认应适用权利来源地法的观点,认为应以权利来源地的法律来衡量驰名商标的效力以及是否驰名问题。[7]笔者认为,一国法律的空间管辖效力是一个国家主权内容的重要标志之一,虽然经济全球化便驰名商标的国际保护备受重视,但它不能对抗国家主权效力,况且国际协议也赋予了各成员适用内国法认定和保护驰名商标的权力。
我国由行政机关还是司法机关认定驰名商标,还曾因是否注册商标有过不同规定。虽然现行《商标法》规定了驰名商标的司法认定,但2002年10月16日施行的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下称“02解释”)在第22条依然规定了人民法院“根据当事人的请求和案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定”,没有规定对未注册驰名商标的司法认定。事实上,我国法院直到2006年4月25日,才认定了一件未注册驰名商标。[8]
准确认定未注册驰名商标,就要明确未注册驰名商标的认定原则。未注册驰名商标的认定原则是认定未注册驰名商标的指导思想,是指导未注册驰名商标认定工作的行动准则。一般认为,我国未注册驰名商标的认定要遵循个案认定、被动认定、案情需要和域内驰名四大原则。个案认定原则是指对每一个驰名商标的认定,都应当放在具体的商标纠纷中进行;具体的商标纠纷不是该商标是否驰名的纠纷,权利人不能仅提出其商标驰名的请求;在一个具体案件中被认定驰名的商标,只在本案中具有驰名商标的约束力,在以后的纠纷中如果需要
① 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》[法释〔2009〕3号]第二条和第六条规定。
驰名商标保护,仍需要提供证据证明其驰名。被动认定原则是指对驰名的认定应当在该商标权益受到侵害并且经商标权人申请后才可以启动对其是否驰名的审查;申请人对其商标驰名的申请应当提供较为充分的证据材料,并经相对人质证后才可以予以认定。案情需要原则是指虽然一件商标受到了侵害,权利人也提出了驰名认定申请,但如果该未注册商标不需要提供禁止混淆保护,则无认定驰名商标之必要,“必须确保驰名商标的认定为审理案件所必需”②。域内驰名原则是商标权的地域性所决定的,指在我国域内为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标才可以被认定为驰名商标,但并不要求在我国域内真实使用。有学者认为该原则包括商标所标记的“商品或服务在域内存在,域内的相关公众是通过使用商品或接受服务的途径认知该商标”[9],笔者认为这一观点把域内驰名与域内真实使用相混淆,显然不符合TRIPS协议第16条第2款“包括由于该商标的推行而在有关成员方得到的了解”的规定。
准确认定未注册驰名商标,还要明确未注册驰名商标的构成要素。驰名商标的构成要素,《巴黎公约》和TRIPS协议并未具体规定,允许各成员根据各自情况决定。1999年保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织大会通过的《联合建议》,提出了驰名商标的认定标准。该《联合建议》虽然不具有法律效力,但我国商标法依然采用了这一标准,在第14条规定了驰名商标的构成要素:(1)相关公众对该商标的知晓程度;(2)该商标使用的持续时间;(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(4)该商标作为驰名商标受保护的记录;(5)该商标驰名的其他因素。《驰名商标认定和保护规定》第3条更明确列出了证明上述构成要件的证据材料。最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题解释》(下称“09解释”)第5条也列举了当事人主张商标驰名应提供的证据材料,和《驰名商标认定和保护规定》的规定基本一致,包括公众知晓程度、商标使用情况、商标宣传情况、商标受保护情况、市场声誉等方面。应该说,我国驰名商标的构成要素,采纳了《联合建议》的标准,同美国等发达国家的驰名商标认定标准基本一致,这也是目前世界各国通用的标准。
准确认定未注册驰名商标,更要充分理解以下四个概念:
第一,相同商品和类似商品。相同商品和类似商品,是我国商标法的基础概念,涉及商标的使用、注册和保护各个领域,所以在认定未注册驰名商标时,应首先明确相同商品和类似商品的概念。商标法出现了“相同商品”(第13条)、“同一类”商品(第21条)和“同一种商品”(第52条)三个语义相近的概念,容易引起理解上的歧义。笔者认为,“同一类”商品系指居于商品分类表中“同一类别”的商品,可能相同,也可能不相同。而“相同商品”和“同一种商品”,则是同一语义的不同称谓,指同一种商品,和商品的型号、规格、批次无关。有学者认为“相同商品”应指“完全相同的两种商品”[10],笔者认为在逻辑上难以
② 最高人民法院副院长曹建明2007年1月18日在全国法院知识产权审判的工作座谈会上讲话。
成立,因为“完全相同”的两个物品并不存在,而且解释“完全相同”的难度也远远大于对“相同”的解释。“类似商品”的认定则更为复杂。有学者把类似商品分为基于假定意义上的类似商品和基于个案事实意义上的类似商品,[11]认为《类似商品和服务区分表》中的“类似商品”在于界定商标“使用权”的范围和便于注册商标的行政管理,是一种事先假设,不应作为商标民事纠纷的判断依据。而“02解释”第11条规定的“类似商品”是指“在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品”,显然是基于商标纠纷中个案意义上的类似商品的判断。笔者认为这种分类是合理的。根据最高法院的解释,个案意义上的“类似商品”,又存在客观和主观两个标准。“在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等”客观方面相同的商品,可以判断为“类似商品”;“相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品”也可因主观上的判断而成为“类似商品”。两个标准是选择关系,未必同时适用,但根据“02解释”第12条的规定,均应以相关公众的一般认识并参考《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》进行判断。
第二,复制、摹仿或者翻译行为。复制、摹仿或者翻译未注册驰名商标用于相同或类似商品上的行为,是侵害未注册驰名商标的行为,但如何认定这三种行为,法律没有具体规定,也鲜有学者论及。复制是指以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或多份,这是《著作权法》对复制的定义。笔者认为,从某种意义上说,商标也可能成为一种作品或外观设计专利产品,所以在此引用著作权的复制概念并无不妥。但商标法第8条规定的商标的构成要素,有文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,对国外已有的声音、气味等商标,我国法律并不认可。虽然一个声音商标通过使用或宣传可能在我国事实驰名,但我国商标法并不禁止他人通过将其录音等方式予以复制并使用。因此,此处的复制应当仅指对商标法第8条规定的商标构成要素的复制,与著作权法的“复制”并不等同。“摹仿”从《巴黎公约》中的“imitation”翻译而来,同汉语的“模仿”,意思为“照着样子去做”。显然,对未注册驰名商标的“摹仿”,仅照着样子做是不够的,还要求做出来的结果“容易导致混淆”,才可能构成对未注册驰名商标的侵害。翻译有多种含义,商标法上的翻译,有理论认为是将文字商标从一种文字翻译成另一种文字。[12]笔者认为值得商榷,数字商标同样存在翻译的问题。为此,应将商标法上的翻译定义为把一种语言信息转变成另一种语言信息的行为,在分析某一商标是否构成对未注册驰名商标的翻译时,应充分考虑中外文化差异,[13]判断翻译是否准确,是否“容易导致混淆”。
第三,未在中国注册。未在中国注册,是指没有在中国国家商标局核准注册,包括未在中国申请注册、虽申请但尚未核准注册、虽曾核准但已被撤销注册和核准使用期限届满未续展注册四种情形。
第四,商标的使用。商标的使用是商标的生命所在,是未注册商标得以驰名的前提和基础,对未注册驰名商标有着极为重要的意义。不同的国家和地区对商标的使用有着不同的解释,其法律效力也迥然有异。对使用取得商标权的国家来说,商标的使用是获得商标权的途径,而对于注册取得商标权的国家或地区而言,商标的使用仅是商标权不被撤销的手段。在我国,商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动。学界将商标的使用分为真实使用和象征性使用两种。[14]真实使用指在商业活动中公开、真实、合法的使用商标来标示商品的来源,以便相关公众能够据此区分提供商品的不同市场主体的行为③;象征性使用是和真实使用相对应的概念,指在商业广告、产品说明书以及展览及其他商业活动中将商标与商品抽象地结合起来使用的行为。最高人民法院认为上述两种商标的使用都属于商标的实际使用④,只是将仅有转让或许可行为,或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等,不认为是商标使用。我国商标的使用概念,并不区分国内商标和国外商标,赋予国外驰名商标国民待遇,这也是《巴黎公约》和TRIPS协议的要求。有学者认为,境外未注册驰名商标的广告宣传行为,不是我国商标法规定的使用或实际使用行为,[15]显然并不符合商标法的立法本意。然而,看似公正的国民待遇,却暗含着对本国商标的歧视,他国驰名商标,实际上享受着超国民待遇。商标法对本国驰名商标,要求的是真实的使用,“只有不断使用才能体现其商标的存在,才有可能通过使用产生显著性,从而在相关公众中产生知名度,否则,公众就无从了解该商标,更谈不上驰名了。”[13]173-174而由于现在信息传播的快捷和便利,全球的信息可瞬间汇于一处,一处的信息也可瞬间传遍全球,他国的驰名商标虽未在我国真实使用,也可能在我国相关公众中广为知晓并享有较高声誉,只要在我国进行了广告宣传等象征性使用,就可能被认定为驰名商标。这种商标的使用要求的实质不一致,导致了国内驰名商标和国外驰名商标认定标准的实质不一致,一定程度上阻碍了国家商标战略的实施,也阻碍了我国经济发展。
(二)我国对未注册驰名商标提供了较高水平的合理保护。
认定未注册驰名商标,是为了对其进行合理保护,而对未注册驰名商标给予何种保护才是合理的,取决于该驰名商标具有什么效力。首先,未注册驰名商标的空间效力。未注册驰名商标的空间效力是指对该商标的驰名认定在什么地域范围内有效。商标的驰名认定,是一
③ 引自北京市高级人民法院(2007)高行终字第78号行政判决书。
④《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条规定,包括商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用,均可认定属于实际使用的行为,实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。与《驰名商标认定与保护规定》第2条的定义相比,只是分类标准的不同。
个国家行政权或司法权的体现,某一商标被认定驰名后,其驰名的效力当然不能超出该国或地区行政权或司法权的效力范围,应当仅在本行政或司法管辖权范围内有效,不能延及其他国家或地区。美国认为的“商标驰名与否,不是以认定驰名的那个特定国家为准。如果某个商标在国际市场上驰名,即使它在某一特定国家鲜为人知,该国也必须认定它为驰名”[16]的驰名观,实际上是其霸权思维在驰名商标上的反应,有学者认为“美国的商标保护制度是一种极端的使‘强者更强,弱者更弱’的制度”[17]。其次,未注册驰名商标的时间效力。有学者认为,商标驰名的认定“仅对于法院判决当时的商标事实状态有效,而不能随意扩大到法院认定之前或之后的某个时期内”同[6],笔者认为值得商榷。未注册驰名商标的时间效力,应该是指对该商标因被认定为驰名而受到的特别保护从何时开始,到何时结束,而不是指有权机关何时认定。笔者认为,对驰名商标的特别保护,应自该商标被认定为驰名时开始,显然这一时间早于有权机关作出驰名认定的时间。理论上讲,对驰名商标的特别保护应从其事实上驰名开始,但商标的驰名事实是一个持续的动态的过程,并非在某一时间点突然发生,无法具体到某一时间点上,而且由于争议双方所举证据的效力及审查人员的认识不同,认定的驰名时间必然与事实上驰名的时间存在差距,有的可能提前,有的可能远远滞后,有的甚至与事实并不相符。立法的价值,在于设置一套程序,使对商标是否驰名以及何时驰名的认定尽可能等同或接近该商标知名度的事实本身。“中信”商标案,北京市高院以“不能仅因商标局在1999年12月29日作出认定中信商标驰名的通知就认为在1999年12月29日之前中信商标就不构成驰名商标”为由,认定“在中信集团的中信商标被认定为驰名商标之前大约半年的时间,即顺德中信家具公司注册成立时,中信集团的中信商标也应处于驰名状态”⑤,笔者认为上述认定实为不妥。第一,正因为商标驰名是一个持续的过程,才需要有权机关作出一个驰名时点的认定,相对人自该时点开始尊重该商标的驰名事实,如果不尊重该时点的认定而任意追求“事实上的驰名”,必然导致驰名事实认定的混乱;第二,行政机关认定驰名商标的行为属于行政确认行为,是具体的行政行为,对其合理性的审查应在具体的行政诉讼中进行,而不能在民事诉讼中擅作变更;第三,该判决向法学界提出一个严峻问题,即商标驰名的认定如果与事实不符,该如何救济。青海市高院在《关于审理涉及驰名商标认定案件若干问题的指导意见》第19条中规定,对当事人刻意制造案件以获得驰名商标认定,能够查实的,人民法院对已认定涉案商标驰名的生效判决应按有关程序依法撤销,是对这一问题的有益探索。驰名商标的时间效力,还包括其驰名的效力到何时结束。郑成思先生曾指出:“被认定为驰名的很大一部分商标,有可能随着时间的转移而不再驰名,国家给它们一个不变的头衔,也会妨碍市场经济的运转”[18],明确指出了我国驰名商标终身制的弊端,与国际通行的商标驰名的认定只在纠纷的个案中有效的做法相距甚远。我国应
⑤引自北京市高级人民法院(2007)高民终字第1809号民事判决书。
摒弃对驰名商标的政绩观、荣誉观、终身保护观的认识,规定驰名商标的认定仅针对具体纠纷的有效性,没有时间上的延续性。再次,驰名效力的约束对象。商标驰名效力的约束对象,指商标驰名的效力及于哪些人、什么事。商标驰名的效力应当仅及于争议的案件本身,对争议外的任何人、任何事,都没有约束力。有学者认为,“一个特定商标自身是否属于驰名商标在法律上并无意义,只有当它与其他商标发生冲突时才有意义。”同[6]我国司法界已基本遵循了这一原则,“09解释”规定,被告对被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生前、曾被人民法院或者国务院工商行政管理部门认定驰名的商标提出异议的,原告仍应当对该商标驰名的事实负举证责任。也就是说,他案认定的该商标的驰名事实,并不必然适用于本案。但是,司法机关同时规定了有条件的适用,即被告对该商标驰名的事实不持异议时,人民法院应当予以认定,认可了他案认定在本案当事人无异议条件下的效力。笔者认为应当严格坚持驰名认定的个案有效制,坚持严格的不适用民事诉讼自认原则,把驰名商标认定的效力严格限定在争议的个案上,有条件的案外适用可能在实践中产生很多问题。如果一个驰名商标因重大事件的突然发生不再驰名,如“三鹿”毒奶粉事件发生后,社会很难再接受“三鹿”产品,相关部门也不可能再对该商标提供驰名保护,但根据上述规定,只要争议当事人对“三鹿”商标驰名的事实⑥不持异议,司法机关仍应当认定为驰名商标,必然引起公众哗然。约束对象还包括未注册驰名商标的驰名效力及于哪些行为上。《巴黎公约》、TRIPS协议以及我国商标法,对复制、摹仿或翻译他人未注册驰名商标而取得的商标,禁止两种行为,即注册和使用。禁止注册包括驳回注册申请和注册后的撤销注册,禁止使用指禁止在相同或类似商品或服务上的使用行为。但分析我国商标法第13条第1款规定,却可能产生不同的理解,认为禁止使用的只是提出注册申请的被诉商标,对在相同或类似商品上仅使用而不申请注册的,似乎不应禁止。显然这种理解不符合立法本意。
我国商标法对未注册驰名商标的合理保护,表现为民事保护、禁止混淆保护和停止侵害保护。未注册驰名商标的民事保护,是相对于我国商标法对注册商标的民事、行政和刑事全方位保护而言,对未注册驰名商标仅提供民事上的保护。我国商标法对未注册驰名商标的保护,集中规定在第13条第1款和第41条第2款;第七章规定的民事、行政、刑事保护,仅适用于注册商标专用权;刑法第213条至第215条规定的侵犯商标权的犯罪行为,也全部是侵犯注册商标的行为。所以对未注册驰名商标,我国并不提供行政和刑事保护。禁止混淆保护是商标法提供给未注册驰名商标预防消费者在商品或服务来源上可能发生混淆的保护,即在审查使用在相同或类似商品上的复制、摹仿或翻译未注册驰名商标的商标是否构成侵权时,以是否容易导致混淆作为判定标准。容易导致混淆的,即驳回该商标的注册申请,已经注册的予以撤销,并禁止在与未注册驰名商标所标记的相同或类似商品或服务上使用。因此
⑥“三鹿”商标早在1999年就被国家工商总局认定为驰名商标。
确定混淆标准就成为判断是否容易导致混淆的关键。“09解释”第9条规定:足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认,或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的,属于商标法第13条第1款规定的“容易导致混淆”。要注意两个问题:第一,“相关公众”是混淆的主体,指与商标所标识的某类商标或服务有关的消费者和与前述商品或服务的营销有密切关系的其他经营者⑦,《驰名商标认定和保护规定》第2条解释相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或服务有关的消费者,生产前述商品或提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员,范围更为具体。第二,混淆的表现形式包括对使用被诉商标的商品或服务来源产生误认,以及认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之前具有许可使用、企业关联等特定关系。在认定是否“容易导致混淆”时,还应注意排除两种情况。第一,不可能混淆(或不容易混淆)之情形。虽然是复制、摹仿或翻译他人未注册驰名商标的商标,也使用在相同或类似商标或服务上,但由于产品价格存在巨大差异,销售渠道、消费对象等完全不同,相关公众不可能与未注册驰名商标发生混淆⑧。第二,合理使用之情形。虽未经允许,但基于正当目的使用权利人的商标,是一种合理使用行为,不必支付对价,也不构成侵权。[19]停止侵害保护是指侵害未注册驰名商标的行为仅承担停止侵害的民事责任。虽然《民法通则》第134条规定了停止侵害、赔偿损失、赔礼道歉等10种民事责任的承担方式,但认定被诉商标构成侵害未注册驰名商标权的,商标法仅规定侵权人停止侵害,包括对侵权商标不予注册、撤销注册和禁止使用三种,不承担赔偿损失等其他民事责任。应该说,停止侵害的保护,不仅不能与驰名注册商标的禁止淡化保护相比,而且也不及对普通注册商标的保护。我国商标法对普通注册商标,除了提供行政保护和刑事保护外,民事上也规定了侵权者的赔偿损失和赔礼道歉等责任。
但是,我国对未注册驰名商标提供的上述保护,完全符合《巴黎公约》和TRIPS协议的规定。TRIPS协议第16条第1款规定,“在对相同商品或服务使用相同标志的情况下,应推定存在混淆之可能。上述权利不应妨碍任何现行的优先权,也不应影响各成员方以使用为条件获得注册权的可能性”,要求未注册驰名商标应受到禁止混淆之保护;而该条第3款规定,“应适用于与已注册商标的商品和服务不相似的商品或服务,条件是该商标与该商品和服务有关的使用会表明该商品或服务与已注册商标所有者之间的联系,而且已注册商标所有者的利益有可能为此种使用所破坏”,要求对注册驰名商标提供的是不相似的商品或服务上的保护。国内有学者认为应该对未注册驰名商标和注册驰名商标予以同样的保护才符合法制的公平原则,[20]但笔者认为该主张对未注册商标公平的同时,却漠视了对注册商标的不公
⑦ 最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条规定。
⑧李亮认为该行为应认定为不正当竞争行为(注释[10]《商标侵权认定》第123页)。
平,更漠视了我国的商标权注册制度。
三、我国保护未注册驰名商标的评价和建议
首先,我国商标法第13条第1款的规定,突破了我国一直坚持的商标权注册取得和商标真实使用制度,对我国商标立法和实践都产生了深远影响。笔者认为,我国对未注册驰名商标的保护符合我国实情,既有利于促进国际贸易的发展,形成良好的市场竞争秩序,也保护了我国商标注册制度,因此不宜提高保护标准。坚持实行商标注册制度,对未注册商标不予保护,这对地大人多的中国是十分必要的,如果赋予未注册驰名商标更高的保护水平,甚至给予注册商标同样的保护,将无法实现对商标的依法管理,造成市场混乱,阻滞经济发展,与我国的商标战略背道而驰。对未注册驰名商标的现有保护,既符合相关国际条约的规定,又可以促使未注册商标使用者为获得更充分的法律保护尽快申请注册,符合我国商标法的立法宗旨。但商标法第13条第1款规定语义不准确,建议修改为:“用于相同或者类似商品的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。”
其次,应考虑我国目前使用未注册商标的实际情况,从严掌握未注册驰名商标的认定。我国存在着大量未注册商标,一般认为有三种情形:一是因注册手续复杂,核准时间长,商标使用人不愿提出申请;二是因使用的商标不具有可注册性而不能获准注册,三是注册期满后不予续展而被他人使用。[21]无论哪一种情形的未注册商标,使用人都无权限制他人在相同或类似商品或服务上使用与其相同或近似的商标,因此很多未注册商标的使用人往往不止一个,有些还可能知名度相近。而一旦将某一使用人的未注册商标认定为驰名商标,必然禁止其他人继续使用,使他人原来一直合法使用的商标一夜间“被侵权”,这对其他使用人来说,是极不公平的,也是极不合理的。从某种程度上讲,对未注册商标的驰名认定,限制了社会公众利益。因此,应严格限定未注册驰名商标的认定。
再次,应准确界定未注册驰名商标的使用,防止外延扩大化。目前理论界存在未注册商标使用扩大化解释的两种倾向,一是国外学者主张的“无需宣传”理论,认为即使不存在宣传也可认定商标驰名,实质上是商标驰名效力国际化的一种表现。如英国学者Daniel Gervais 认为:“在一个国家的附带宣传,人们可能会争论该款并不仅在某个特定国家内的宣传或促销,权利持有人更倾向于认为在享受本条的保护时并不需要使用甚至包括宣传。”[22]另一种商标使用的扩大化解释,是将商标使用的效力延及港澳地区。[23]笔者认为,商标法的效力范围不同于主权范围,其空间效力范围应当仅及于其司法效力范围。商标的使用,应当仅指在我国大陆地区的使用,而不应包括港澳地区。
应统一对商标法的解释,避免出现矛盾。如商标法第31条规定对于他人已经使用并有一定影响的商标,任何人不得以不正当手段抢先注册。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条对“不正当手段”这一实务中的认定难点进行了详细规定:“如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注,即可认定其采用了不正当手段”,将主观上的“明知或应知”作为认定不正当手段的根据,而不审查抢注手段本身的正当与否。所以只要申请人“明知或应知”他人的商标已经使用并有一定影响而抢注的,都视为一种侵权行为。而“09解释”第11条第2项规定,如果被告将“复制、摹仿或者翻译”的原告的商标提出注册申请时原告的商标“并不驰名”的,被告虽然明知或应知,亦不构成对商标权的侵犯,而勿论原告的商标是否“已经使用并有一定影响”。两处规定显然矛盾,势必造成司法实践的混乱。笔者认为将主观故意规定为属于客观行为的“不正当手段”,违背了立法本意,应予纠正。
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Analysis of the Rationality of Unregistered Well-known Trademarks Protection in
Feng Ke-fa
( Longtou Law Firm in Shandong Province, Zaozhuang, 277100 )
Absract: The protection of unregistered well-known trademarks was first regulated in Paris Convention, and was inherited and developed in TRIP agreement. The cognizance and protection of unregistered well-known trademarks in
Key Words: Unregistered well-known trademarks; Use; Cognizance; Protection; Evaluate